Kemungkinan Gugatan atas Kesamaan Merek pada Jenis Barang atau Jasa yang Berbeda

Dijawab oleh Penyuluh Hukum Ahli Madya Iva Shofiya Terkait masalah anda, tidak dijelaskan lebih lanjut permasalahan tersebut apakah merek yang dimaksud merek terdaftar apa bukan, atau anda berniat mendaftarkan merek yang sudah terdaftar namun dengan jenis jasa/barang yang berbeda. Yang dapat kami jelaskan adalah sebagai berikut : Sebagaimana diatur dalam Pasal 20 dan 21 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis terdapat pengaturan mengenai merek yang tidak dapat didaftar dan ditolak. Dan berdasarkan Pasal 21 ayat (1) UU 20/2016 dan Pasal 16 ayat (2) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor 67 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Merek sebagai berikut: Permohonan ditolak jika Merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan: a. Merek terdaftar milik pihak lain atau dimohonkan lebih dahulu oleh pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis; b. Merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis; c. Merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa tidak sejenis yang memenuhi persyaratan tertentu; atau d. Indikasi Geografis terdaftar. Yang dimaksud dengan "persamaan pada pokoknya" adalah kemiripan yang disebabkan oleh adanya unsur yang dominan antara Merek yang satu dengan Merek yang lain sehingga menimbulkan kesan adanya persamaan, baik mengenai bentuk, cara penempatan, cara penulisan atau kombinasi antara unsur, maupun persamaan bunyi ucapan, yang terdapat dalam Merek tersebut. Terkait kriteria penentuan barang dan/atau Jasa yang sejenis, berdasarkan Pasal 17 ayat (2) Permenkumham 67/2016, kriteria penentuan barang dan/atau jasa sejenis dapat berupa barang dengan barang, barang dengan jasa, atau jasa dengan jasa dengan ditentukan berdasarkan: a. Sifat dari barang dan/atau jasa; b. Tujuan dan metode penggunaan barang; c. Komplementaritas barang dan/atau jasa; d. Kompetisi barang dan/atau jasa; e. Saluran distribusi barang dan/atau jasa; f. Konsumen yang relevan; atau g. Asal produksi barang dan/atau jasa. Pasal 14 ayat (4) Permenkumham 67/2016 menjelaskan bahwa ketentuan mengenai kelas barang dan/atau jasa berpedoman pada perjanjian Nice (Nice Agreement) tentang Klasifikasi Internasional Barang dan Jasa untuk Pendaftaran Merek. Versi yang berlaku untuk sekarang ini adalah versi tahun 2018 yang merupakan edisi ke 11. Anda perlu mengetahui bahwa ada pengaturan tentang penolakan permohonan dilakukan berdasarkan Merek terkenal untuk barang dan/atau jasa yang tidak sejenis harus memenuhi persyaratan tertentu. Persyaratan tertentu meliputi: a. Adanya keberatan yang diajukan secara tertulis oleh pemilik Merek terkenal terhadap Permohonan; dan b. Merek terkenal yang sudah terdaftar. Gugatan pembatalan Merek terdaftar dapat diajukan oleh pihak yang berkepentingan berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dan/atau Pasal 21 UU 20/2016. Berdasarkan hal tersebut apabila ada pendaftaran merek dengan kesamaan merek tapi jenis jasa/barangnya beda maka pemilik merek yang sudah terdaftar atau pemilik merek terkenal yang sudah terdaftar dapat mengajukan keberatan secara tertulis pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual sebagai instansi yang berwenang atas pendaftaran merek terhadap adanya permohonan merek yang sama walaupun dengan jasa/barang yang berbeda. Selain itu juga jika merek tersebut adalah merek terkenal dan disinyalir merek yang memiliki kesamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek terkenal maka pihak yang berkepentingan dapat mengajukan gugatan pembatalan merek. Apabila sebuah permohonan pendaftaran merek ditolak, Pasal 28 angka (1) UU MIG menyatakan bahwa permohonan banding dapat diajukan terhadap penolakan Permohonan berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dan/atau Pasal 21 UU MIG. Perlu juga diketahui bahwa penggunaan merek Merek yang sama pada keseluruhannya atau mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek terdaftar pada kelas barang dan/atau jasa sejenis yang diproduksi dan/atau diperdagangkan, dapat dikenakan ketentuan pidana dalam Pasal 100 ayat (1) dan (2) UU 20/2016 yaitu untuk sama pada keseluruhannya pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp2 miliar, sementara untuk persamaan pada pokoknya berupa pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp2 miliar. Berdasarkan penjelasan diatas maka dapat disimpulkan bahwa adanya merek yang sama namun berbeda jenis jasa/barangnya dimungkinkan selama tidak adanya upaya keberatan terhadap adanya pendaftaran merek yang sama oleh pemilik merek terdaftar dan juga adanya gugatan pembatalan merek oleh pemilik merek terkenal yang sudah terdaftar tersebut. Demikian semoga dapat mencerahkan.